¿Por qué debo realizar una búsqueda de marcas comerciales antes de registrar una marca comercial?

El derecho de marcas es un área del derecho de propiedad intelectual. Se trata de la capacidad de asegurar los derechos de propiedad intelectual sobre los símbolos que representan a la empresa. Un “símbolo” a los efectos de la marca comercial puede incluir palabras, imágenes, dibujos, frases, melodías, formas, apariencia general de la empresa (conocida como imagen comercial) o incluso colores.

El registro de una marca generalmente se realiza mediante la presentación de una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Parte de este proceso consiste en realizar una búsqueda de marcas.

En este artículo, describimos el proceso para presentar una marca. Luego describimos las razones para realizar una búsqueda de marcas antes de registrar una marca en la USPTO.

¿Qué se requiere para registrar federalmente una marca?

Cuando una empresa solicita protección de marca registrada, la USPTO examinará varios elementos de la marca registrada. El primer elemento es que la empresa debe usar la marca registrada o el símbolo reclamado para representar públicamente a la empresa o sus productos o servicios.

Luego, para que una expresión esté sujeta a protección de marca, debe ser “distintiva”. El carácter distintivo significa que el público puede identificar fácilmente el símbolo con una empresa, producto o servicio en particular. Es decir, no hay riesgo de confusión pública sobre lo que representa el símbolo.

El símbolo debe cumplir con una categoría aceptable de carácter distintivo. Las categorías de distintividad son las siguientes:

• Fantasioso: el símbolo fue inventado y no tiene otro significado, importancia o asociación comercial fuera de la empresa que lo usa.

• Arbitrario: esto cuando una empresa usa el símbolo de una manera que es considerablemente diferente de su comprensión general. Usar el símbolo para representar la empresa, el producto o el servicio es tan arbitrario que las personas asocian fácilmente la expresión con la empresa.

• Sugerente: una marca sugerente sugiere de alguna manera la empresa, el producto o el servicio.

• Descriptivo: un nombre de empresa descriptivo describe de alguna manera lo que es o hace la empresa, el producto o el servicio. Para registrar un símbolo descriptivo, la empresa debe demostrar que ha logrado un “significado secundario” más allá de la naturaleza descriptiva de la palabra. Esto significa que el público en general reconocería la empresa, el producto o el servicio específico cuando se habla, escribe o muestra la marca descriptiva reclamada.

• Genérico: un símbolo genérico no se puede proteger. Un símbolo es genérico cuando se asocia comúnmente con una clase de producto, servicio o negocio, en lugar de representar el negocio específico.

Si la marca puede demostrar carácter distintivo, el siguiente paso es asegurarse de que la marca no esté ya en uso. La USPTO determinará si la marca está siendo utilizada por una empresa de alguna manera que pueda causar confusión al cliente. Si es así, esto destruirá la capacidad de adquirir protecciones de marcas federales.

El método alternativo para asegurar la protección de marcas registradas es bajo la ley estatal común o estatutaria. Cada estado reconocerá los derechos de marca registrada para una marca utilizada por una empresa en ese estado. Algunos estados requieren el registro de conformidad con el estatuto estatal. Si es así, la empresa deberá cumplir con los requisitos de uso y distinción del estado. Sin embargo, la mayoría de los estados brindan protección de derecho consuetudinario sin el requisito de registro. Básicamente, la primera empresa que utilice un símbolo susceptible de protección de marca registrada para representar a la empresa recibirá protección automática. Esto impide que las empresas posteriores (ya sean empresas nuevas o empresas de fuera del estado que ingresen al estado) usen una marca similar confusa.

Tenga en cuenta que asegurar los derechos de marca registrada estatales destruiría efectivamente la capacidad de otra empresa para asegurar los derechos de marca registrada federales, ya que el símbolo ya está en uso. Esto trae a colación el punto de que ser el primero en asegurar la protección federal de marcas registradas a través del registro establece efectivamente la prioridad para el uso de marcas registradas en todos los estados.

¿Por qué realizar una búsqueda de marcas comerciales antes de solicitar el registro federal?

En resumen, le ahorrará tiempo y dinero. Además, podría brindarle opciones para asegurar los derechos de marca registrada.

Primero, comience haciendo una búsqueda exhaustiva en la base de datos de marcas registradas de la USPTO. Esto le permitirá realizar una búsqueda de palabras e imágenes de símbolos que se archivaron previamente en la oficina. Si la marca comercial se presentó anteriormente y aún está activa, entonces no hay opción para registrar esa marca exacta. Sin embargo, si una imagen previamente registrada ha caducado, puede haber una oportunidad de solicitar el registro de la marca para su negocio.

A continuación, deberá realizar una búsqueda común en la base de datos a través de motores de búsqueda en línea, como Google o Bing. El motivo de dicha búsqueda es determinar si su marca se está utilizando para representar una empresa en algún lugar de los EE. UU. Generalmente, si la marca es muy similar y representa un tipo de negocio similar, entonces el uso actual de la marca probablemente interferiría con el registro federal. Conocer dicho uso le permitirá presentar un caso ante la USPTO de que su marca es lo suficientemente distintiva de esta otra marca para permitir el registro federal. Recuerde, el estándar es si el uso del símbolo creará algún tipo de confusión en el cliente.

Por último, debe saber si está infringiendo la marca registrada de otros. Sería realmente decepcionante comenzar sus operaciones comerciales utilizando el símbolo para representar su negocio, producto o servicios, solo para descubrir que otra empresa reclama la marca. Esto podría dar lugar a una disputa de marca registrada según la ley estatal o federal entre usted y la otra empresa. Puede ser muy costoso defender el uso de su marca registrada o cambiar la marca de su producto o servicio comercial con un símbolo que no infrinja los derechos de marca registrada de otra persona.

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